Entscheidung G1/23 der Großen Beschwerdekammer des EPA hebt Kriterium der Ausführbarkeit nach G1/92 von kommerziellen Produkten als Stand der Technik auf

Rechtsprechung | 29.01.2026

Am 2. Juli 2025 hat die Große Beschwerdekammer die Grundsatzentscheidung G1/23 im „Solar Cell“-Verfahren veröffentlicht, an dem HOFFMANN EITLE als Vertreter seiner langjährigen Mandantin Mitsui Chemicals, Inc. beteiligt war.

Nach dieser Entscheidung kann ein in Verkehr gebrachtes Erzeugnis nicht allein deshalb vom Stand der Technik ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau durch den Fachmann nicht analysierbar oder nacharbeitbar ist. Darüber hinaus gehören alle technischen Informationen über ein solches Erzeugnis zum Stand der Technik.

Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der früheren Entscheidung G1/92 dar, wonach ein Erzeugnis nur dann zum Stand der Technik gehört, wenn es dem Fachmann möglich ist, seine Zusammensetzung oder seinen inneren Aufbau zu erkennen und nachzuarbeiten. G1/23 ersetzt G1/92 und besagt, dass unabhängig vom Kriterium der Ausführbarkeit das Erzeugnis und die technischen Informationen darüber zum Stand der Technik gehören, wenn es erhalten und in Besitz genommen werden kann.

Bemerkenswerterweise hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung aber hervorgehoben, dass solche Erzeugnisse zwar zum Stand der Technik gehören, dies aber nicht bedeutet, dass ein solches Erzeugnis zwangsläufig zum relevanten Stand der Technik gehört. Je nach Umständen kann ein Erzeugnis im Hinblick auf Neuheit relevant, als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jedoch ungeeignet sein, da die Tatsache, dass der Fachmann das Erzeugnis nicht nacharbeiten kann, eine relevante Information sein kann, die bei der Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik zu berücksichtigen ist.

Bislang hat dieser Aspekt der Entscheidung zu uneinheitlichen Ergebnissen in der Zitierpraxis geführt. In einem ähnlichen Fall (T 1719/21) sah die vorlegende Kammer das nicht reproduzierbare Erzeugnis (eine bestimmte Polymerqualität) als nächstliegenden Stand der Technik an, da es auf demselben Fachgebiet und für denselben Zweck verwendet wurde. Die Kammer wies das Argument zurück, dass das Erzeugnis nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden könne, da es kein vielversprechender Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen sei, die Änderungen an dem (nicht bekannten) Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses erforderten. Ausgehend von dem im Handel erhältlichen Erzeugnis galt der beanspruchte Gegenstand jedoch weiterhin als erfinderisch.

In diesem Zusammenhang ist eine weitere Entscheidung von Interesse, nämlich T 1044/23. Auch in diesem Fall sah die Kammer nicht reproduzierbare, im Handel erhältliche Erzeugnisse (DMDA-Harze) als nächstliegenden Stand der Technik an und vermochte eine durch das Unterscheidungsmerkmal (Dichte) gegenüber dem im Handel erhältlichen Erzeugnis hervorgerufene technische Wirkung nicht zu erkennen. Die Kammer erachtete den beanspruchten Gegenstand dennoch als erfinderisch, da die Einsprechende nicht nachweisen konnte, dass der Fachmann gewusst hätte, wie das beanspruchte Material zu gewinnen sei, und stellte fest: „Ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, die Maßnahmen zu ermitteln, die ausgehend von den DMDA-Harzen zu einer Polyethylenzusammensetzung entsprechend der parametrischen Definition des Anspruchs 1 geführt hätten, ohne einen unzumutbar hohen experimentellen Aufwand betreiben zu müssen, kann nur vermutet werden.“

In Anbetracht der letztgenannten Entscheidung bleibt zu erwarten, dass sich die Argumentation verlagern wird, und zwar weg von der Frage, ob der Stand der Technik ausführbar ist, hin zu der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand basierend auf dem Stand der Technik und dem allgemeinen Fachwissen (re-)produzierbar ist. Argumente im Hinblick auf (Re-)Produzierbarkeit werden daher wohl nicht vollständig aus Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) verschwinden.

 

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