Erfinderische Tätigkeit erfolgreich verteidigt, obwohl die formulierte objektive Aufgabe Teile der Lösung enthielt
Rechtsprechung | 05.03.2026
In der Nichtigkeitssache 3 Ni 20/23 verteidigte HOFFMANN EITLE, vertreten durch Peter Klusmann, Jan Carl Zillies und Dirk Schüßler-Langeheine, vor dem Bundespatentgericht (BPatG) ein Patent erfolgreich gegen einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.
Das Patent mit dem Titel „DIARYLHYDANTOIN-VERBINDUNG“ betraf Prostatakrebsbehandlungen. Das BPatG nahm auf das im Patent erwähnte Problem Bezug, wonach ein Bedarf an einer neuen Thiohydantoin-Verbindung für solche Behandlungen besteht, und formulierte die Aufgabe folglich als die Bereitstellung neuer Verbindungen mit der Thiohydantoin-Grundstruktur. Bemerkenswert ist, dass die Aufgabe so formuliert wurde, dass sie ein Element der beanspruchten Lösung enthielt. Nach Ansicht des BPatG definierte das Patent selbst jedoch die Aufgabe auf diese Weise und war somit auf eine Thiohydantoinverbindung beschränkt. Eine breitere Formulierung der Aufgabe, die keine Lösungselemente enthält, wäre demnach nicht gerechtfertigt gewesen.
Trotz der engeren Formulierung der Aufgabe konnte HOFFMANN EITLE das Patent „DIARYLHYDANTOIN-VERBINDUNG“ verteidigen. Die Verteidigung veranschaulicht deutlich die deutsche Praxis in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit, bei der die technische Aufgabe weniger relevant ist als die Anregungen im Stand der Technik, die den Fachmann dazu veranlassen, in einem bestimmten Bereich zu arbeiten. Im vorliegenden Fall hätte der Fachmann spezifische strukturelle Modifikationen an bekannten Verbindungen vornehmen müssen, um in den Schutzbereich der Ansprüche zu gelangen. HOFFMANN EITLE argumentierte erfolgreich, dass es an ausreichend spezifischen Anregungen für solche Veränderungen fehlte. Im Wesentlichen waren zu viele Modifikationen möglich, wobei die meisten mit dem Risiko behaftet waren, dass am Ende eine Verbindung mit schlechterer Wirksamkeit herauskäme. Daher hätte der Fachmann erfinderisch tätig werden müssen, um die beanspruchte Verbindung zu erhalten.
Selbst wenn ein deutsches Gericht oder Amt also eine Aufgabe relativ eng formuliert, hat dies nicht zwangsläufig Auswirkungen auf die erfinderische Tätigkeit. Nur wenn nachgewiesen werden kann, dass der Fachmann durch den Stand der Technik motiviert war, in dem beanspruchten Bereich zu arbeiten, kann die erfinderische Tätigkeit verneint werden.
Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.